在 2016 年 7 月 5 日，美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）於 Rapid Litig. v. CellzDirect, Inc. 乙案中，指出美國第 7,604,929 號專利（下稱 '929 專利）所請一種製備多次冷凍保存的肝細胞製備物之方法，依據美國最高法院提出的專利適格性兩步驟分析法，符合專利適格性。
此領域已知，肝細胞可用於進行藥物肝毒性等研究，但需新鮮取自肝臟，來源有限，且生命期短。過去已發展冷凍肝細胞之技術以儲存足夠的肝細胞作後續使用，但過去的理解是，冷凍程序會造成肝細胞損傷，回收的存活細胞數低，故從肝臟取出肝細胞後，僅能進行一次冷凍，一旦解凍就必須使用或予以丟棄；又，含有來自不同捐贈者肝臟的肝細胞集合庫，有利於研究藥物對於一族群的影響，但必須在第一次收集時累積細胞，或從各個捐贈者冷凍足夠數量的肝細胞，才能製得肝細胞集合庫。
'929 專利發現某些區分的肝細胞可在多次冷凍解凍循環中存活，進而提出一種生產多次冷凍保存的肝細胞製備物的方法，包括：（A）對已經冷凍及解凍的肝細胞進行密度梯度分級分離，以便從未存活的肝細胞中分離出存活的肝細胞，（B）回收經分離的存活肝細胞，以及（C）再次冷凍回收後存活的肝細胞，從而形成所述的肝細胞製備物。請求項 1 亦具體限定肝細胞在被冷凍至少兩次後有超過 70% 的肝細胞存活。另，請求項 5 進一步界定所得肝細胞製備物包括來自不同來源的肝細胞的集合製備物。
'929 專利可達多項優點，例如，針對存活細胞予以分離及冷凍，所儲存的肝細胞可被解凍供後續使用，而不會有不可接受的存活損失，也較容易製備肝細胞集合庫，這是過去技術無法達成的功效。'929 專利的改良方法進一步發展出 LiverPoolTM 的產品，其包括多種冷凍保存、收集在一起的肝細胞製備物，可供多種研究目的之使用。
Rapid Litigation Management Ltd.（前身為 Celsis Holdings, Inc.）及 In Vitro, Inc.（以下統稱 IVT）控告 Cellzdirect, Inc. 及 Invitrogen Corp.（以下統稱 LTC）侵害其 '929 專利，IVT 反訴該專利無效。地院作出專利無效的簡易判決，地院認為依據美國最高法院提出的專利適格性兩步驟分析法，在第一步驟分析中，該專利所請係針對不具適格性的自然法則（an ineligible law of nature）：即，肝細胞可在多次冷凍解凍循環中存活之發現，以及在第二步驟分析中，該專利所請只是實施習知的冷凍程序，並無加入任何具進步性的概念（inventive concept）。IVT 不服，向 CAFC 提出上訴。
CAFC 駁回地院決定，認為 '929 專利之方法通過兩步驟分析法，符合專利適格性，理由如下：
（1）第一步驟的分析係判斷所請是否為針對不具專利適格性的「概念」（concept）。CAFC 認為 '929 專利之方法記載多個具體步驟以達所需的肝細胞製備物，雖然該專利確實是發現了肝細胞本身可在多次冷凍解凍循環中存活之能力，但該專利所請並不僅止於此發現，而是基於此發現進一步發展出一種用於儲存肝細胞的新穎且有用的實驗技術。相較之下，過去例如 Genetic Techs., Ltd. v. Merial L.L.C.、Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.、In re BRCA 等案件，除了發現「概念」本身，並無其它額外技術內容。'929 專利之方法就如同一般的方法發明，記載了達到特定結果的步驟，這並不會因此使所請變成只針對天然能力本身。
因此，第一步驟的分析結果是 '929 專利之方法並非針對不具專利適格性的「概念」。
（2）因第一步驟之分析結果已足以使所請符合專利適格性，原本無需進行第二步驟之分析，但 CAFC 仍對第二步驟之分析表示意見。
CAFC 指出，雖然 '929 專利之方法的各別步驟，如冷凍、解凍，是已知的，但經由重覆進行這些步驟達到儲存肝細胞的方法，遠遠超過例行及習知技術。相較之下，過去如 Mayo 專利所請的步驟組合，其所用藥物、測量代謝物濃度及依所測濃度調整劑量，在發明當時已廣泛使用，額外加入的天然法則知識並無法使所請轉化具專利適格性。'929 專利之方法重覆進行過去認為只能實施一次的步驟，難謂例行或習知。
據此，CAFC 駁回地院判決，發回更審。

參考資料：Rapid Litig. v. CellzDirect, Inc.., 2015-1570 （Fed. Cir., July 5th 2016）.

作者：鄭志玲

惇安智財快訊 第 56 期